защита товарного знака судебная практика
Как защитить товарный знак от незаконного использования
Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947. В практике более 20 лет.
Защита товарного знака не работает по умолчанию. Конкуренты могут не стесняясь взять название, запустить рекламу и зарабатывать на вашей известности. Но с этим можно бороться. Грамотная стратегия защиты заставит конкурентов признать нарушение и заплатить компенсацию.
С первого раза понимают не все. Тогда начинаются суды и даже уголовные дела. Компании-нарушителю запрещают использовать название, заставляют уничтожить продукцию и остановить рекламу. Особо злостных нарушителей можно лишить бизнеса, а иногда и свободы. Рассказываем, как защитить товарный знак, чтобы никто не использовал вашу репутацию незаконно.
Консультация юриста
по защите товарного знака
Как конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики
Незаконное использование товарного знака выражается по-разному. Иногда нарушители и сами не знают, что нарушают закон. Вот что они делают с чужими товарными знаками чаще всего.
Размещают на вывеске
Один салон повесил вывеску «Маникюр в 4 руки», не зная, что конкуренты зарегистрировали обозначение «4 hands». Несмотря на перевод, суд признал это нарушением, обязал снять вывеску, запретил использовать название и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).
Маркируют и продают продукцию
Товары, маркированные чужим товарным знаком, являются контрафактными. Их могут конфисковать, а продавца — оштрафовать. Где именно продаются товары, значения не имеет. Это может быть обычная точка в ТЦ, интернет-магазин или маркетплейс.
Один ИП из Ростова продавал в детском магазине товары с логотипами Nike и Fila. Пришла прокуратура и составила протокол — товары изъяли и уничтожили (Решение АС Ярославской области № А82-11307/2020 от 18.08.2020).
Контрафакт — это не только поддельные кроссовки Abibas и сумки LOUIS VUITTON c рынка. Конкуренты могут использовать ваш товарный знак в любой нише:
Используют в рекламе
Чужие товарные знаки нельзя использовать для продвижения своих товаров и услуг. По закону такие действия считаются недобросовестной конкуренцией — можно попасть на штраф и компенсацию.
Например, в Иваново станкостроительный завод использовал логотип другого завода на своих визитках, фирменных бланках, баннерах, квартальных календарях и информационных стендах. За это и поплатился: логотип был товарным знаком, в пользу правообладателя взыскали 450 тысяч рублей компенсации (Решение АС Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018).
Часто чужие товарные знаки используют для рекламы в интернете — чтобы выйти в ТОП выдачи по запросам конкурентов. Например, одна компания использовала название другой в составе ключевой фразы для настройки контекстной рекламы в Яндексе. Она запускала объявления с фразой «Ремонтиста — Проверь цены своего сервиса!», которое появлялось по запросу «Ремонтиста». Это название другой компании, и оно оказалось товарным знаком. Правообладатель пошёл в суд и отсудил за это почти миллион рублей компенсации (Решение АС г. Москва № А40-147213/18-105-779 от 11.08.2020).
Консультация юриста по интеллектуальным правам
Используют в домене
Доменное имя (http//:доменное имя.ru) — это средство индивидуализации в интернете. Если конкуренты будут использовать в своём домене ваш товарный знак, это тоже нарушение. Тогда использование доменного имени можно запретить.
Одна компания так и сделала. Она зарегистрировала товарный знак «SAUCONY», а потом узнала, что конкуренты зарегистрировали домен «saucony.ru». Суд поддержал правообладателя: нарушителю запретили использовать сайт и взыскали компенсацию в 300 тысяч (решение АС Калининградской области №А21-10484/2015 от 16.05.2015).
В другом случае нарушителю повезло меньше. Суд взыскал 5 млн рублей компенсации за то, что МФО использовала для работы домен «ekapusta.com». Оказалось, что другая финансовая компания зарегистрировала товарный знак «КАПУСТА» и использование домена нарушает её права (Решение АС Новосибирской области А45-10613/2019 от 28.06.2020).
Ввозят «серый» импорт
Конкуренты не могут без разрешения ввозить в Россию товары, маркированные вашим товарным знаком. Такой импорт незаконен. Нарушителей могут наказать, даже если они не знали, что ввозят контрафакт. Одна компания так завезла автозапчасти NISSAN, а они оказались подделкой. ФТС конфисковала автозапчасти, компания получила штраф (решение АС. г. Москвы по делу № А40-194725/20-33-1401 от 28.10.2020).
Чтобы контрафакт не смогли ввезти в Россию, товарный знак можно внести в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). Если конкуренты пытаются ввезти маркированные товары без вашего разрешения, ФТС пресекает несанкционированный ввоз, конфискует партию и сразу сообщает вам (ст. 334 закона № 289-ФЗ от 03.08.2018). В 2020 году таможенная служба так предотвратила ввоз в Россию 13 млн единиц контрафакта, предотвращённый ущерб оценили в 4,5 млрд рублей.
Узнайте как внести товарный знак
в ТРОИС за 5 минут
Используют чужие мемы в рекламе и на продукции
Не удивляйтесь, мемы тоже оформляют как товарные знаки. Есть уйма желающих использовать вирусные картинки в коммерческой деятельности. Мемы печатают на футболках, используют в рекламе, размещают на упаковках и вывесках. Просто так — без разрешения правообладателя, это делать нельзя. Если мем зарегистрировали как товарный знак, правообладатель может требовать компенсацию. Сумма может быть больше, чем ожидает нарушитель.
В этой шкуре уже побывал МЕГАФОН. Компания разместила на своём сайте изображение «Ждуна», который оказался зарегистрированным товарным знаком. За это суд взыскал с компании 8,6 млн рублей (Решение АС г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018). И таких примеров уйма. По одному только «Ждуну» в судебном реестре более 500 дел.
Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?
Нарушение прав на товарный знак можно квалифицировать при наличии одновременно трёх признаков: 1) сходство до степени смешения; 2) однородность товаров или услуг; 3) отсутствие разрешения на использование знака в бизнесе.
1. Проверить сходство до степени смешения. Необязательно, чтобы название конкурентов полностью повторяло ваш товарный знак. Достаточно, что оно ассоциируется с обозначением в целом, несмотря на отдельные различия. Если есть угроза, что рядовой потребитель из-за этого может перепутать одну компанию с другой — это сходство до степени смешения. Например:
Учитывайте, что вероятность смешения — оценочный фактор. При рассмотрении дела суды учитывают: где вы используете товарный знак, как долго используете, узнают ли его потребители (п. 162 Постановления ПВС № 10 от 23.04.2019).
Проверьте нарушения на товарный знак во всех реестрах Роспатента
2. Проверить однородность товаров и услуг. Если у вас СТО, а другая компания взяла ваш товарный знак и написала его на вывеске в парикмахерскую, она ничего не нарушает. Незаконное использование товарного знака имеет место, когда стороны работают в одной или смежной области бизнеса. Например, продают одежду и обувь, производят резиновые перчатки и резиновые сапоги, сдают в аренду квартиры и нежилые помещения.
Во внимание будут приниматься род товаров и услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей и т.д (п. 42 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).
Например, услуги «реализация товаров» и «реклама» неоднородные, потому что у них разные аудитории и условия реализации (Решение СИП № СИП-343/2017 от 29.09.2017). А «пульт ДУ» и «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами» однородные, потому что выполняют одну функцию, имеют один круг потребителей и оба продаются в специализированных магазинах (Постановление СИП № СИП-3/2020 от 08.10.2020).
3. Зафиксировать бездоговорное использование в бизнесе. Если кто-то свяжет себе свитер, напишет на груди «Chanel» и будет носить на работу, он ничего не нарушит. Но если начнёт продавать футболки с таким принтом на рынке за 500 рублей — товары признают контрафактом. Чтобы нарушение имело место, обозначение должно использоваться без разрешения владельца в бизнесе: для выпуска, продажи товаров или услуг, рекламы, получения прибыли и т.д. Под использованием понимается размещение товарного знака на товарах, этикетке, упаковке, на документах, вывеске, в рекламных объявлениях, соцсетях и пр. (ст. 1515 ГК РФ).
Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак
Комплекс мер защиты прав на товарный знак охватывает широкий круг способов и мер ответственности для нарушителей.
Изъятие и уничтожение контрафакта, документов, оборудования. Товары, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки, являются контрафактными. Правообладатель может потребовать в суде их изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя. То же самое касается любых материалов, которыми сопровождается оказание услуг: визитных карточек, фирменных бланков, рекламных материалов, вывесок и т.д. (п.п. 2, 3 ст. 1515 ГК). А если конкуренты специально для выпуска контрафакта запустили целую производственную линию, можно добиться изъятия и уничтожения этого оборудования. Но придётся доказать, что оборудование использовалось только для производства контрафакта (п. 5 ст. 1252 ГК).
Возмещение убытков. Если кто-то незаконно использует ваш товарный знак, вы несёте убытки в виде упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК). Иными словами, вы не получаете тех доходов, на которые могли бы рассчитывать в обычных условиях:
Их можно в судебном порядке взыскать с нарушителя или выбрать компенсацию (пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 1252 ГК).
Компенсация. Её можно взыскать в судебном порядке вместо возмещения убытков. Обычно правообладатели просят от суда назначить компенсацию, потому что доказать и обосновать размер убытков сложнее. Можно выбрать назначение компенсации в одной из трёх форм (п. 4 ст. 1515 ГК):
Правообладатель сам выбирает подходящий ему способ защиты товарных знаков. Суд по своей инициативе не сможет изменить вид компенсации (п. 35 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015). Подробнее о компенсации рассказываем ниже.
Ликвидация компании, ИП-нарушителя. Если конкуренты неоднократно и грубо нарушают ваши права на товарный знак, обратитесь в прокуратуру. По требованию прокурора компанию или ИП-нарушителя могут ликвидировать через суд (ст. 1253 ГК). Неоднократным считается нарушение исключительных прав лицом, которое уже привлекалось к ответственности за аналогичные нарушения. А грубым — нарушение, которое повлекло серьёзный ущерб.
Например, в Ростове суд прекратил деятельность ИП, за то, что она хранила и распространяла контрафактные DVD-диски. При принятии решения суд учёл, что ИП раньше привлекали за это к уголовной ответственности, а причинённый ущерб составил 163 тысячи рублей (решение АС Ростовской области № А53-8222/2013 от 16.08.2013).
Административный штраф. Если будет доказано, что конкуренты незаконно использовали ваш товарный знак, их могут оштрафовать на сумму до 50-200 тысяч рублей для компании и 10–50 тысяч для директора. А если докажут, что товары производились с целью сбыта, сумма штрафа может достигнуть 5-кратного размера стоимости контрафакта (ст. 14.10 КоАП). Кроме наказания за использование товарного знака могут оштрафовать:
Уголовное наказание. Если конкуренты использовали ваш товарный знак неоднократно и это причинило вам ущерб в сумме не менее 250 тысяч, нарушителей могут привлечь по уголовной статье. В этом случае виновное лицо может получить штраф до 300 тысяч рублей или даже реальный тюремный срок до 2 лет + 80 тысяч рублей штрафа. А если к ответственности привлекается организованная группа, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а срок лишения свободы фигурантов — до 6 лет (ст. 180 УК).
Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться
Защита прав на товарный знак — забота правообладателя. Не существует никакой «патентной полиции», которая будет отслеживать и наказывать нарушителей. Чтобы конкуренты почувствовали тяжёлую руку правосудия, систему нужно запустить самостоятельно. Вот что для этого нужно сделать.
1. Собрать доказательства. Никогда точно не знаешь, что суд примет в качестве доказательства. Подойдут любые документы и свидетельства, которые подтверждают незаконное использование товарного знака:
2. Направить претензию. Чтобы обращаться в суд, сначала нужно направить конкурентам претензию на товарный знак. Это обязательно, если нарушитель — компания или ИП.
Если составить убедительную претензию, суд может и не потребоваться. Узнав о ваших намерениях, конкуренты станут сговорчивее и охотнее пойдут на мировую: заключат лицензионный договор или выплатят компенсацию. А если не пойдут или не ответят на претензию за 30 дней, можно готовить иск и идти в суд (п. 5.1 ст. 1252 ГК). Досудебный порядок разбираем ниже.
3. Подать жалобу. Пока ждёте ответа на претензию, продолжайте собирать доказательства. Подайте заявление:
Документы, которые вы получите в результате, помогают доказать правоту в судебной практике по патентным спорам. Если на руках есть протоколы и решения по административным и уголовным делам, суды быстрее соглашаются с истцами и охотнее назначают компенсацию. В этом случае не придётся ничего доказывать, суд превращается в формальность.
4. Подготовить иск и идти в суд. Обычно на этом этапе нарушители становятся сговорчивее. Проверки и штрафы от ФАС и Роспотребнадзора сильно выматывают, а перспектива суда с правообладателем не сулит хорошего исхода. По нашему опыту, в таких ситуациях конкуренты готовы договариваться мирно. А если не готовы: ждём 30 дней с момента отправки претензии, составляем иск и идём суд.
В иске можно потребовать (п. 1 ст. 1252 ГК):
Сначала иск подают в арбитражный суд. Он рассматривает споры между предпринимателями по защите товарных знаков в качестве первой, а затем и апелляционной инстанции. По статистике за 1 полугодие 2020 года, арбитражные суды рассмотрели 4173 дела о защите товарных знаков. Из них судьи удовлетворили 3454 иска.
Если после апелляции одну из сторон не устраивает результат, в качестве кассационной инстанции жалобу будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам — СИП (ст. 27 АПК, пп. 2 п. 3 ст. 43.4 закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995). А ещё СИП рассматривает дела:
Защита товарных знаков — основная нагрузка СИПа. По статистике за 1 полугодие 2019 года (более поздние данные на момент подготовки материала не опубликованы), суд рассмотрел 233 дела по товарным знакам. Судебная практика по патентным спорам гораздо уже — всего 29 дел.
Защищаем интересы клиентов
в СИП со дня его основания
Как составить претензию и зачем она нужна
Чтобы суды не отказали в рассмотрении дела, сначала правообладатель направляет нарушителю претензию на товарный знак (п. 5.1 ст. 1252 ГК).
Чем полезна претензия. Это досудебный порядок урегулирования спора. По нашей практике, на этом этапе удаётся решить примерно 40% споров. Хорошо составленная претензия повышает вероятность, что конкурент испугается и не захочет доводить дело до суда. А если захочет, всегда есть возможность договориться и заключить мировое соглашение в процессе.
По статистике СИПа за 2014–2018 годы, в результате примирительных процедур удалось закрыть 35,1% споров. Это высокий показатель, он свидетельствует о готовности бизнеса договариваться по спорам в области интеллектуальной собственности. Предприниматели знают — судиться дороже. На экспертизы, пошлины, сбор доказательств и юридические услуги может уйти 200–500 тысяч и даже больше. Все эти расходы суд взыщет с нарушителя, и последний скорее всего об этом знает.
Претензия демонстрирует серьёзность намерений правообладателя. В документе просят прекратить незаконное использование товарного знака, указывают ожидаемую сумму компенсации и предлагают заключить лицензионный договор — чтобы знак использовался законно. Претензия выступает предупреждением для нарушителя: если ты не готов договариваться, мы идём в суд. Это будет долго и дорого, лучше соглашайся.
Как написать претензию. Можно составить самому, но надёжнее доверить это юристам по интеллектуальным правам. Чем грамотнее составлен документ, тем больше шансов на быстрое досудебное урегулирование. Юрист изучит ваше дело, поможет собрать и оценит доказательства, выработает стратегию досудебной защиты прав на товарный знак. А ещё он расскажет о перспективах и найдёт болевые точки, на которые стоит давить.
Куда и как отправлять претензию. Претензию всегда отправляют на юридический адрес нарушителя. Посмотрите его в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (п. 63 Постановления Пленума ВС № 25 от 23.06.2015). Или посмотрите в договоре, если раньше сотрудничали с нарушителем (п. 4 Обзора, утв. Президиумом ВС от 22.07.2020).
Использовать фактический адрес офиса, когда он не совпадает с реестром и его нет в договоре, опасно. Если адресат не получит письмо на почте, суд откажет в принятии иска — за несоблюдения досудебного порядка. В АПК не указано, куда именно должна направляться претензия, но спорить с судом дольше. Придётся отправлять претензию повторно и ждать ещё 30 дней.
Чтобы письмо точно не потерялось, отправьте его заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. Уведомление вернётся обратно — сохраните его, а когда пойдёте в суд — приложите к иску. Это доказывает, что досудебный порядок соблюдён.
Чек-лист. Чтобы претензия точно сработала, нужны:
Что делать, если вам пришла претензия?
Не игнорируйте её. Скорее всего, отправитель готов подавать иск. Если вы действительно что-то нарушили, в ваших же интересах закрыть вопрос до суда. Вот что стоит сделать.
Как посчитать компенсацию за незаконное использование товарного знака
Когда дело доходит до взыскания компенсации, её нужно правильно рассчитать. Законодательство устанавливает особые алгоритмы расчёта взыскиваемой с нарушителя суммы. Правообладатель может попросить компенсацию в одной из трёх описанных ниже форм (п. 4 ст. 1515 ГК).
В твёрдой сумме — от 10 тысяч до 5 млн рублей
В иске можно указать любую сумму, которую правообладатель считает объективной. Дальше суд будет смотреть, какая сумма выглядит соразмерной нарушению и сколько нужно взыскать. Судьи определяют размер компенсации исходя из доказательств, которые представит истец, а также принципов справедливости и разумности (п. 62 Постановления Пленума ВС № 10). Будут учитывать:
В судебной практике по защите товарных знаков максимальную сумму назначают редко. Чаще суды ограничиваются компенсацией в несколько сотен тысяч рублей. Например, в Новосибирске с парикмахерской взыскали 450 тысяч, хотя правообладатель просил 1 млн рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-147/2018 от 26.02.2018). А а с красноярской кофейни взыскали всего 220 тысяч, при требовании в 2 млн рублей (Решение АС Красноярского края № А33-13207/2016 от 22.11.2016).
Чтобы получить больше, правообладателю нужно обосновать заявленный размер: показать документы, доказать известность знака, предполагаемый объём выпускаемого контрафакта за время незаконного использования знака. Обосновать размер компенсации поможет опытный IP-юрист.
В двукратном размере стоимости лицензии
В этом случае сумма компенсации определяется как удвоенная стоимость франшизы за период незаконного использования знака. Если вы никогда до этого не продавали франшизу, лучше выбрать иную форму компенсации, иначе в удовлетворении иска могут отказать (например, Постановление СИП № А40-126600/2013 от 06.06.2014).
Если опыт продажи лицензий есть, сумму компенсации можно рассчитывать и обосновать, показав ранее заключённые лицензионные договоры. Расчёт делается по простой формуле: стоимость месячного роялти умножается на количество месяцев незаконного использования. Обычно такой расчёт охотнее принимается судами. Как результат — удовлетворение иска в полном объёме.
Так, мясокомбинату из Самары присудили 1 млн рублей компенсации (решение АС Самарской области № А55-37887/2019 от 07.09.2020), а поставщику китайских товаров из Владивостока — сразу 6 млн рублей (решение АС Приморского края № А51-22905/2019 от 13.07.2020 года).
Если вы покажете суду лицензионный договор, это ещё не значит, что он назначит запрошенную компенсацию. Ответчик может оспорить расчёт. Сославшись на существо нарушения, условия других договоров и заключение экспертизы, суд может снизить и эту сумму компенсации.
В двукратном размере стоимости контрафактных товаров
Если у заявителя есть данные про объёмы выпуска и реализации контрафакта, размер компенсации можно привязать к ним. Обычно правообладатели отталкиваются от стоимости контрафактной продукции, заявленной самими нарушителями и доказательств объёмов продукции. Подойдут любые документальные доказательства.
Например, компания-производитель пастилы из Коломны в иске ссылалась на составленные полицией протоколы изъятия контрафактной продукции и цены, указанные нарушителем на сайте. Суд признал расчёт справедливым и взыскал в пользу компании 2 млн рублей (Решение АС Московской области № А41-32467/16 от 08.09.2017).
В другом деле дистрибьютор китайской обуви ссылался в иске на таможенную стоимость контрафакта. Он посмотрел сумму в декларации, умножил её на два и заявил в иске. Суд сказал, что это справедливо и взыскал с нарушителя 843 тысячи рублей компенсации (Решение АС Приморского края № А51-29718/2013 от 20.08.2014).
Чтобы получить максимальную сумму, правообладателю нужен грамотный юрист. Он обоснует для суда сумму компенсации и поможет отстоять размер, если ответчик подаст апелляцию. А ещё окажет послесудебную поддержку, если нарушитель не захочет исполнять решение суда добровольно.
Заказать анализ спора
IP юристу Гардиума
Зачем нужен IP-консалтинг на аутсорсе
Если нужно зашить рану или вправить сломанную кость, человек идёт к хирургу или травматологу — обычный семейный врач не поможет. Так и с товарными знаками: для грамотной защиты нужен юрист по интеллектуальной собственности — IP-юрист.
Вокруг товарных знаков много нюансов и тонкостей: оценка сходства знаков и однородности товаров, сбор доказательств, претензионная работа, расчёт и обоснование компенсации. Штатные юрисконсульты поверхностно разбираются в интеллектуалке. Они смогут составить претензию или подготовить иск, но отсутствие опыта и специфических знаний сильно усложняет работу. С IP-консультантом сотрудничать выгоднее и проще.
Юрист по ИС оказывает комплексные услуги и берет на себя все вопросы защиты прав на товарный знак, от превентивных мер, до послесудебного сопровождения. Юрист по интеллектуальной собственности самостоятельно найдёт нарушения и предложит варианты защиты. Бизнес не будет тратить время на поиск и работу с конкурентами.
У IP-консультантов есть специализация. Одни юристы занимаются только судебными спорами, другие — только претензионной работой, а третьи специализируются на лицензионных соглашениях. IP-юрист глубоко погружается в предмет и разбирается в тонкостях защиты товарного знака в разных нишах, от фармацевтики до рекламы.
IP-юриста не нужно нанимать в штат. Он работает по договору и берёт деньги только за оказанные услуги. Нет нарушений — нет и расходов на консультанта.
Расходы на IP-консалтинг можно взыскать в судебном порядке. Услуги юриста в итоге оплатит компания-нарушитель.
Коротко: как защитить товарный знак
Ирина Резникова
Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947.
В практике более 20 лет.
Комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ об интеллектуальной собственности. Часть 2 – взыскание компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак
Пусть и спустя полгода, но я-таки продолжаю серию комментариев к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – «Постановление Пленума»). 1-я часть тут. Да, ощущение новизны уже прошло, многие коллеги уже несколько раз прочли и обдумали нужные им положения из постановления, но это и хорошо – теперь можно взвешенно и содержательно всё обсудить. Итак, приступим.
1. Определение размера компенсации от 10 000 до 5 000 000 рублей.
Верховный Суд РФ уточнил перечень обстоятельств, которые должны учитывать суды при определении размера компенсации (п. 62 Постановления Пленума), по сравнению с перечнем, содержавшимся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 (далее – «Постановление № 5/29»).
Для удобства читателя привожу оба перечня. Вот перечень из п. 43.3 Постановление № 5/29:
«характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя».
А вот и новый перечень:
«обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя».
Понимаю, что из п. 43.3 Постановления № 5/29 и п. 62 Постановления Пленума прямо следует, что перечень обстоятельств, которые должны учитывать суды, является открытым (использовано вводное слово «в частности»). И в этой связи ожидаю комментарии вроде «и раньше так можно было», «это и так было ясно», «можно было определить путём толкования». Могу согласиться. При этом, как практикующий юрист, несколько раз судившийся у судей, которые впервые в жизни рассматривали дела о защите исключительного права на товарный знак, убеждён, что никакие уточнения и примеры не могут быть здесь лишними. Слишком абстрактен, слишком оценочен и туманен вопрос о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, чтобы полагаться при его решении только на общие рассуждения и максимально абстрактные разъяснения.
И также понимаю, что прямо перечисленные обстоятельства могут восприниматься конкретными судьями как обстоятельства, которые нужно устанавливать при определении размера компенсации, а прямо не поименованные обстоятельства – как те, которые устанавливать не нужно. Иными словами, чем конкретнее и понятнее список обстоятельств, которые нужно установить для определения размера компенсации, тем проще работать с перегруженными, неопытными в области IP, ленивыми, незаинтересованными или негативно настроенными к правообладателю судьями.
Так вот. С одной стороны, ВС РФ действительно уточнил некоторые ранее сформулированные критерии с помощью примеров. Так, при определении характера допущенного нарушения ВС РФ предлагает учитывать, в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.
Эти уточнения явно проистекают из эпохальных Постановлений Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П и 13.12.2016 № 28-П о параллельном импорте и о возможности снижения компенсации за незаконное использование объектов интеллектуальных прав ниже низшего предела.
Эти уточнения мне не кажутся идеальными. Характер нарушения зависит от того, является ли спорный товар оригинальным (параллельный импорт) или контрафактным. При этом степень вины также зависит от характера нарушения. Но очевидно ведь, что введение в оборот оригинального товара, ввезённого в рамках параллельного импорта, и введение в оборот контрафактного товара могут совершаться с одинаковой степенью вины. Но это, скорее, схоластика. Из этих уточнений всё же достаточно ясно следует вывод, что компенсация должна взыскиваться в большом размере за неоднократную реализацию контрафактной продукции, носящую грубый характер. Невиновная же однократная поставка оригинальной продукции (параллельными импорт) должна караться значительно менее строго.
С другой стороны, появились новые критерии: обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.
Я горячо приветствую первое уточнение – чем известнее товарный знак, тем выше его узнаваемость среди потребителей, тем выше вероятность смешения и тем больше выгода, которую получает нарушитель от незаконного использования известного товарного знака. Поэтому и ответственность в этом случае должна быть выше.
К другим обстоятельствам, связанным с объектом нарушенных прав, можно отнести обстоятельства, которые оценивает суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения (п. 162 Постановления Пленума):
Здесь можно также учитывать п. 7. 3 Приказа Роспатента от 24.07.2018 № 128, в котором приведён перечень обстоятельств, которые могут усиливать или снижать вероятность смешения товарных знаков потребителем:
Можно заключить, что чем выше степень смешения и чем «хуже» обстоятельства использования чужого товарного знака, например, использован известный товарный знак с высокой репутацией, использовавшийся правообладателем в России много лет в отношении товаров низкой ценовой категории, тем выше должна быть и ответственность нарушителя.
Мне пока не удалось найти в судебных актах внятного ответа на вопрос о том, когда использование чужих объектов интеллектуальных прав является существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя. Хотя один очевидный пример можно сразу привести – 70% всей выпускаемой (продаваемой) нарушителем продукции составляют контрафактные товары.
Но такие однозначные случаи будут встречаться нечасто, правообладателям придётся чаще сталкиваться с менее однозначными ситуациями. Например, нарушитель выпускает разные виды одежды (специализируется на одежде) и вдруг начинает производить контрафактные трусы, доля которых в общем объёме производства (продаж) нарушителя составляет 5%. Что тут будет существенно? То, что нарушитель работает на рынке одежды, специализируется на ней и поэтому любая произведённая им контрафактная одежда будет существенной частью его хозяйственной деятельности? Или же существенность определяется исключительно долей контрафактной продукции в общем объёме производства (продаж) нарушителя? Если второе, то какой объём будет признаваться существенным, 50% и выше?
Я склоняюсь к следующему подходу – для производителя (продавца) одежды производство (продажа) любого количества контрафактной продукции будет являться существенной частью его хозяйственной деятельности в силу его специализации и знания соответствующего рынка. Для продавца (производителя) разнородных товаров значение будет иметь доля контрафактных товаров в общей доле производства (продаж), и порог существенности я бы установил на 20%, поскольку мало какой из предпринимателей скажет, что 20% от оборота (объёма продаж) для него является несущественным.
Косвенное подтверждение моей позиции содержится в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2019 № С01-488/2019 по делу № А05-9282/2018, в котором суд согласился с законностью снижения компенсации ниже низшего предела, в частности указав, что
«предприниматель не специализируется на продаже товаров с незаконным воспроизведением товарных знаков или иных объектов исключительных прав и торговля такими товарами не составляет существенную часть его предпринимательской деятельности».
Я сначала подумал, что здесь идёт речь о специализации как об основном виде деятельности нарушителя, основном виде реализуемых им товаров, но внимательно вчитавшись в эту фразу понял, что суд только имел это в виду, но на самом деле написал глупость – написал он о специализации нарушителя на продаже контрафакта. Много ли вы найдете таких компаний, который занимаются только реализацией контрафакта?
Но наиболее интересной мне показалась замена «вероятные убытки правообладателя» на «вероятные имущественные потери правообладателя». Казалось бы, это изменение также должно было быть внесено на основе уже упомянутых разъяснений Конституционного Суда РФ. Но ни в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, ни в постановлении от 13.02.2018 № 8-П ничего об имущественных потерях не говорится.
Происхождение и цель этого изменения мне не ясны, но видимо, оно направлено на расширение возможностей правообладателей в обосновании размера компенсации. Как я понимаю, понятие имущественных потерь шире понятия «убытки» и включает имущественные потери, не подпадающие под определение убытков согласно ст. 15 ГК РФ. Таким образом, имущественными потерями могут быть потери, не отвечающие всем признакам убытков, например, потери, не находящиеся в причинной связи между поведением нарушителя и подлежащими возмещению потерями (как например потери согласно ст. 406.1 ГК РФ, см. п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).
Если моё понимание верное, то я не могу пока представить, как это будет работать на практике. В делах о защите исключительного права есть объективные сложности с расчётом и доказыванием «классических» убытков, о чём, прямо написано в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П:
«В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности».
Именно по этой причине и был введён институт компенсации, для взыскания которой не требуется доказывать размер убытков. И это всё следует помножить на практические сложности с доказыванием убытков по любым видам нарушений. Таким образом, предоставление правообладателям возможности обосновывать размер компенсации вероятным размером имущественных потерь, не являющихся убытками, может показаться сейчас прорывным только в теории. Судам сначала нужно «научиться» учитывать в делах о взыскании компенсации вероятный размер убытков и определять их размер с достаточной степенью допущений и предположений (100% точный размер доказывать не нужно даже для прямого взыскания убытков), а уже потом переходить к расчёту вероятного размера иных имущественных потерь.
И последнее – как Вы давно уже заметили, уважаемые читатели, в п. 43.3 Постановления № 5/29 и п. 62 Постановления Пленума речь идёт не просто об убытках или имущественных потерях, а о вероятных убытках и имущественных потерях. Я опять же не нашёл ни одного судебного акта, где бы разъяснялось, чем вероятные убытки отличаются от «обычных» убытков. В нескольких судебных актах, где этот вопрос затрагивался, суды словно не замечали слово «вероятный» либо не придавали ему специального значения.
Вот, например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2017 № С01-698/2016 по делу № А53-26274/2015, в котором вероятные убытки фактически рассматриваются как обычные убытки:
«Коллегия судей соглашается с доводом истца о том, что в силу вышеприведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции наличие у правообладателя фактических убытков не является условием для взыскания с нарушителя компенсации за незаконное использование товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. Вместе с тем наличие или отсутствие таких убытков на стороне правообладателя и их размер подлежат учету и правомерно учтены судом апелляционной инстанции при определении размера компенсации».
Как нетрудно догадаться, апелляционный суд имел в виду размер «обычных» убытков, а не размер вероятных убытков:
«Так же апелляционный суд учел отсутствие сведений о фактически понесенных истцом убытках от использования ответчиком спорного обозначения. В частности апелляционный суд указал, что согласно выводам суда первой инстанции истец, заявляя максимальный размер компенсации, не представил доказательств причинения либо возможности причинения ему убытков на заявленную сумму».
В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2016 № С01-705/2016 по делу № А53-30953/2015 суд упомянул возможные убытки истца (возможные можно в этом случае считать синонимом слову вероятные), но не разъяснил, чем являются эти самые возможные убытки:
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П речь идёт о самых обычных убытках, не о вероятных убытках:
«если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком)»
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П также упомянуты убытки без всяких вероятностей:
«при ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного знака не только несет убытки в виде упущенной выгоды, которую он мог бы получить от ввоза законно выпущенных товаров, но и претерпевает серьезные репутационные риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым характеристикам и требованиям потребителей
… не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции».
Как это понимать? Вероятные убытки = убытки? Такой подход мне кажется странным с юридико-технической и логической точек зрения. Введение дополнительного квалифицирующего признака (а слово «вероятные» именно им и является) не должно игнорироваться правоприменителем и не должно допускаться без специальных на то причин законодателем (понимаю, что это не про современную Государственную Думу, но всё же). Коль скоро дополнительный признак введён, то суды должны выяснить, чем отличаются вероятные убытки от обычных убытков и чем, соответственно, отличается порядок доказывания вероятных убытков от доказывания убытков обычных.
Необходимость такого уточнения (не просто убытки, а убытки вероятные) продиктовано уже упомянутой мной сложностью с доказыванием убытков в делах о нарушении исключительного права на товарный знак. И странно было бы, да и непоследовательно сначала признавать невозможность точного расчёта убытков в таких делах и освобождать правообладателя от доказывания убытков, а затем в разъяснениях о взыскании компенсации требовать от правообладателя противоположного – доказывать размер убытков, чтобы обосновать соразмерность заявленной суммы компенсации совершённому нарушению.
Таким образом, при доказывании вероятных убытков (имущественных потерь) должен действовать ещё менее строгий стандарт доказывания – тут можно применять том самый баланс вероятностей из системы общего права. Если суду покажутся убедительными пусть даже приблизительные расчёты истца, то он должен принимать их в качестве доказательств вероятных убытков (имущественных потерь). Но ни в одном из моих дел суды не вникали в эти тонкости и никак не отражали их в решении, даже если взыскивали компенсацию в заявленном размере.
Попробовал я найти разъяснения из смежных отраслей права, но и там мало чего оказалось практически полезного. В ГК РФ термин «вероятные убытки» не используется, но в п. 1 ст. 944, п. 1 и п. 3 ст. 962 ГК РФ я обнаружил его брата-близнеца – «возможные убытки». Возможный размер убытков также упоминается как один из критериев для определения несоразмерности неустойки[1].
Никакой детальной проработки этого вопроса в судебной практике я не обнаружил. Однако некоторые выводу из неё сделать всё же возможно. Так, из недавней практики по этому вопросу можно обратить внимание на Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2018 № 16-КГ17-59, в котором указано, что при применении ст. 333 ГК РФ определенный судом размер сниженной неустойки должен быть сопоставим с возможными убытками кредитора и не допускать извлечения нарушившим договор должником преимущества из своего незаконного поведения.
Верховный суд РФ также разъяснил, что при оценке степени соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства суд должен исходить из того, что ставка рефинансирования, являясь единой учетной ставкой Центрального банка РФ, по существу, представляет собой наименьший размер имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства.
Похожие разъяснения содержатся в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», в который подробно рассматривается соотношение между размером возможных убытков, размером неустойки и учётной ставкой Банка России. Таким образом, суды определили базовую величину размера убытков в виде учётной ставкой Банка России, в сравнении с которой суды могут в каждом конкретном случае оценить соразмерность конкретной суммы заявленной неустойки.
Однако такой подход к определению возможных убытков (установление общепринятого минимального размера убытков) вряд ли применим к взысканию компенсации за незаконное использование чужого товарного знака, что и показывает существенную разницу между этими правовыми институтами. Деньги, в общем, имеют одинаковую ценность и можно определить минимальный размер убытков от их незаконного использования, тогда как товарный знак товарному знаку рознь. Минимальные убытки от незаконного использования товарного знака Apple или Роснефть в среднем будут явно выше, чем убытки от использования товарного знака владельца мелкого бизнеса.
Таким минимальным или стандартным размером убытков в делах о нарушении исключительного права на товарный знак может быть цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Поэтому ждём дальнейших разъяснений судебной практики о природе вероятных убытков, в частности о требованиях к доказыванию их размера. Я между тем продолжу твердить в своих делах, что вероятный размер убытков значит пониженный стандарт их доказывания.
2. Взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.
Тут в целом всё достаточно ясно. Согласно абзацу 2 п. 61 Постановления Пленума правообладатель, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену.
Также достаточно ясно и разъяснение в последнем абзаце п. 61 Постановления Пленума: при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.
Некоторое оживление среди IP общественности вызвало последнее предложение абзаца 2 п. 61 Постановления Пленума: «В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц». Многие юристы надеются, что это повысит вероятность истребования доказательств у ответчиков и хотя бы несколько облегчит доказывание двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров.
Не решён в Постановлении Пленума гораздо более важный вопрос – вопрос о возможности снизить компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), когда истец смог доказать количество контрафактных экземпляров (товаров) и их цену, но заявленная сумма ни с чем не сообразна, например, правообладатель требует взыскать сто миллиардов рублей (хотя тут можно представить ситуации, когда и такая сумма будет адекватной совершённому нарушению).
Поэтому приходится руководствоваться в этом вопросе судебными актами «меньшей юридической силы». Суд по интеллектуальным правам и Верховный суд РФ занимают по этому поводу последовательную позицию на протяжении последних трёх лет.
Во-первых, Суд по интеллектуальным правам во многих своих постановлениях[3] повторяет, что компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, является «единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом».
А позиция Конституционного суда была распространена на снижение всех видов компенсации ниже низшего предела вскоре после вынесения Постановления КС РФ в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233 по делу № А40-131931/2014:
«Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами».
Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, в частности пункты 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам».
В дальнейших судебных актах Верховного суда РФ эта позиция многократно повторялась и уточнялась, например, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787 по делу № А36-16236/2017 указано:
Не менее красноречиво высказывался об этом и Суд по интеллектуальным правам, например, в Постановлении от 05.09.2019 № С01-758/2019 по делу № А28-11997/2018:
«При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».
Соответственно, если Истец доказал заявленную им сумму компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров (стоимости права использования), а Ответчик не заявил ходатайство о её снижении либо не обосновал необходимость такого снижения, то компенсация в двукратном размере должна быть взыскана в полном объёме. Именно такая мотивировка содержится во многих судебных актах:
«В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что предприниматель, заявляя о снижении компенсации, не представил в обоснование своей позиции доказательств, свидетельствующих о возможности ее снижения, а также что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу».
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 № С01-685/2019 по делу № А74-15796/2018.
«Из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись какие-либо документы, в том числе контррасчет, в обоснование доводов относительно размера компенсации либо приводились документально обоснованные доводы о наличии оснований для снижения размера компенсации».
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2019 № С01-1016/2018 по делу № А40-130316/2017.
«Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиком представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца. […]
Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787 по делу № А36-16236/2017.
Но это ещё не всё. Ответчику недостаточно заявить о снижении компенсации и представить доказательства в обоснование своего заявления, ему нужно доказать целую совокупность обстоятельств, необходимых для снижения компенсации. Думаю, тут легче процитировать одно из постановлений Суда по интеллектуальным правам, например, Постановление от 05.06.2019 № С01-409/2019 по делу № А57-14449/2018:
«Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам», при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:
— убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;
— правонарушение совершено ответчиком впервые;
— использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).
Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. […]
Такой подход приводит к явной несбалансированности интересов правообладателей и нарушителей в делах о взыскании разных видов компенсаций. С одной стороны, такие высокие требования к снижению компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров облегчают жизнь правообладателям, если у них есть возможность доказать количество и цену контрафактных товаров, но серьёзно осложняет жизнь нарушителям – им необходимо приложить большие усилия и в целом проявлять очень большую активность во время рассмотрения дела, чтобы надеяться на снижение компенсации.
С другой стороны, такая несбалансированность выливается в большие трудности для правообладателей при взыскании компенсации в размере от 10000 до 5000000 рублей (наиболее часто предъявляемое требование), в которых правообладатель обязан прилагать огромные усилия для взыскания сколько-нибудь значительной суммы компенсации, а ответчик может отделаться лишь формальным заявлением о необоснованности суммы компенсации, а суд может снижать сумму компенсации как ему угодно.
Я бы несколько ослабил требования к снижению компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, а именно позволил бы судам снижать её по заявлению ответчика без необходимости с его стороны всякий раз доказывать все условия для снижения компенсации, в частности тогда, когда очевидно отсутствие вероятных убытков правообладателя или их малый размер. Например, когда заявляется требование о взыскании 100 миллиардов рублей за незаконное использование товарного знака, который сам правообладатель никогда не использовал.
В случае с взысканием компенсации в размере от 10000 до 5000000 рублей я бы, наоборот, повысил требования к опровержению суммы компенсации со стороны ответчика. Этот вид компенсации взыскивается чаще всего, поскольку получить доказательства о количестве контрафактных товаров очень трудно, порой вообще невозможно. Взыскание больших сумм компенсаций повысит уважение к интеллектуальным правам и снизит количество их нарушения. В конце концов, одной из задач института компенсации является превенция нарушений, и сам Конституционный суд РФ признал, что размер присуждённой компенсации может превышать размер понесенных правообладателем убытков:
Закончить можно разве что следующим вопросом. Чем должен руководствоваться суд, если ответчик докажет всю совокупность условий, необходимых для снижения компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара? Думаю, что ответ здесь несложный – это те же самые критерии, который учитывает суд при взыскании компенсации от 10000 до 5000000 рублей. Как только суд установит основания для снижения компенсации, далее он её может считать по общим правилам с учётом всех обстоятельств.
[1] п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»; п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».
[2] Постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 N 9189/13; п. 14 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
[3] См., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2019 № С01-1016/2018 по делу № А40-130316/2017; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2019 № С01-938/2019 по делу №А57-15972/2018; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 № С01-932/2019 по делу № А08-15101/2017 и др.