исключительное право судебная практика
«Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)
Президиумом Верховного Суда
23 сентября 2015 г.
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ
О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики рассмотрения Судебными коллегиями по гражданским делам, по экономическим спорам, по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел, связанных с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия совместного постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
За указанный период произошли существенные изменения как в законодательном регулировании вопросов правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, так и в организационной структуре судебной системы в связи с необходимостью совершенствования правосудия в сфере защиты интеллектуальных прав, повышения его эффективности и качества, а также обеспечения единообразия судебной практики.
Регулирование некоторых вопросов правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности было изменено также федеральными законами от 21 февраля 2010 г. N 13-ФЗ, от 24 февраля 2010 г. N 17-ФЗ, от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ, от 8 декабря 2011 г. N 422-ФЗ, от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ, от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ, от 23 июля 2013 г. N 222-ФЗ, от 31 декабря 2014 г. N 530-ФЗ. В частности, Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ была введена новая ст. 1253.1, устанавливающая особенности ответственности информационного посредника.
Изучение поступивших материалов судебной практики показало, что при рассмотрении дел данной категории судами в целом соблюдаются требования действующего законодательства, регулирующего вопросы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также учитываются разъяснения, данные в указанном выше совместном постановлении пленумов высших судов N 5/29 и ранее принятых постановлениях (в случае применения законодательства об интеллектуальной собственности, действовавшего до 1 января 2008 г.). За рассматриваемый период сформировалась единообразная судебная практика применения большинства положений части четвертой ГК РФ, о чем свидетельствуют и представленные ниже данные статистики.
10 дел с Пленумом ВС по «интеллектуалке»
Документ, который является «кодификацией» устоявшейся практики, сейчас упоминается практически в каждом решении судов по спорам об интеллектуальной собственности. Вместе с экспертами мы изучили практику и рассказываем о некоторых (но далеко не обо всех) интересных решениях, принятых судами с учетом разъяснений ВС.
Пленум Верховного суда в своем постановлении разъяснил правила, по которым должны уничтожаться контрафактные товары, ввезенные в Россию без разрешения правообладателя. Уничтожать их можно только лишь в случае их ненадлежащего качества, если они представляют опасность для людей.
В споре между немецкой компанией Volkswagen AG и ООО «ТМР Импорт» (№ А41-55568/2017) разъяснения Пленума помогли Суду по интеллектуальным правам разрешить спор, который длился в разных инстанциях больше двух лет. Истцу в конце второго круга рассмотрения удалось добиться уничтожения контрафактных запчастей с логотипом Volkswagen.
Также суд в своем решении согласился с тем, что бремя доказывания оригинальности и безопасности контрафактного товара лежит на ответчике, а не на истце. Если у ответчика не получится доказать такие обстоятельства, то товар должен быть уничтожен.
В течение последних лет подсудность доменных споров была неопределенной, а арбитражные суды зачастую возвращали исковые заявления против физических лиц в связи с неподсудностью споров, отмечает Владислав Елтовский.
В деле № А28-12567/2018 суд первой инстанции отказался рассматривать иск к гражданину, администратору домена, в арбитражном суде, сославшись на отсутствие у него статуса ИП. Апелляция сделала ссылку на разъяснения Пленума и заставила первую инстанцию рассмотреть спор.
Пленум установил, что нарушением исключительного права на товарный знак можно признать лишь фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя.
Такое разъяснение помогло разрешить спор между компаниями «Дикси ЮГ» и «Регистратор Р01» в рамках дела № А40-91339/2017. Юристы компании-ретейлера пытались доказать, что «Регистратор Р01», который зарегистрировал домен dixy-kit.ru, нарушил права на товарный знак DIXY, принадлежащий истцу. В нижестоящих инстанциях «Дикси ЮГ» смогла взыскать компенсацию с регистратора, но Суд по интеллектуальным правам сослался на разъяснения Пленума и указал: «Регистратор Р01» не был фактическим пользователем спорного доменного имени. Следовательно, требовать с него компенсацию за нарушение исключительных прав невозможно.
Позднее Верховный суд отказался принимать к рассмотрению жалобу юристов «Дикси Юг» и в своем определении подтвердил, что СИП правильно применил разъяснения Пленума ВС.
Согласно одному из разъяснений Пленума, объектом авторского права может считаться только произведение, созданное творческим трудом. При этом презюмируется, что все результаты интеллектуальной деятельности созданы творческим трудом до тех пор, пока не доказано иное.
Такая презумпция помогла информагентству защитить авторские права на фоторепортаж своего корреспондента (дело № А27-10036/2019). Суд указал, что фотография, которую другое издание использовало в своей публикации без указания первоисточника, является объектом интеллектуальной собственности, потому что снимок создали в результате творческой деятельности корреспондента (хоть и с использованием камеры).
Также в этом деле суды сослались и на другие разъяснения Пленума. Например, интернет и сайты не относятся к местам, открытым для всеобщего посещения. А это значит, что фотографию, размещенную на странице чьего-либо сайта, нельзя использовать в своих целях без разрешения правообладателя.
Такой подход подтверждает и практика Верховного суда. Коллегия по гражданским делам в определении по делу (№ 5-КГ19-228) указала: даже если фотография (а спор возник вокруг фотографии платежной квитанции за коммунальные услуги) находится на множестве различных сайтов без указания авторства, это еще не значит, что у фотографии нет автора и ее можно свободно и бесплатно использовать в своих целях.
Пленум ВС в своем постановлении указал: закон не предусматривает специального порядка признания действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. И в практике СИП в прошлом году были примеры отказа в таких требованиях со ссылкой на разъяснения ВС.
Так, в деле № СИП-53/2019 компания Tefal попыталась доказать, что ответчик, Danvistano, аккумулирует у себя товарные знаки не с целью их использования для индивидуализации товаров и услуг, а чтобы помешать другим участникам рынка. Суд отказался рассматривать аргументы истца в виде самостоятельного иска и со ссылкой на разъяснения Пленума указал: доводы о злоупотреблении правом при приобретении исключительного права на товарный знак не могут быть положены в основу несамостоятельного требования об этом.
Однако это не значит, что ВС заблокировал возможность ссылаться на подобное злоупотребление, подчеркивает Максим Али. Такая возможность остается при оспаривании решений Роспатента или при рассмотрении иска о защите права на товарный знак. По мнению Александра Ганзера, в этой части разъяснения Пленума «подменяют собой законодательные установления», а к этому «сложно относиться позитивно».
В деле № СИП-781/2018 (один из споров между СК «Росгосстрах» и компанией «Капитал Лайф Страхование Жизни») президиум Суда по интеллектуальным правам разрешил оспаривать охрану товарного знака, даже если его правообладатель в другом процессе требует от оспаривающего компенсацию за нарушения по этому товарному знаку. По мнению суда, такое поведение соответствует обычной хозяйственной практике и не свидетельствует о злоупотреблении правом и о наличии оснований для применения эстоппеля (правовой принцип, согласно которому лицо теряет право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своей позиции – «Право.ru»).
Такое решение суд объяснил позицией Пленума ВС. Тот в своих разъяснениях по применению четвертой главы ГК указал на возможность пересмотра решения по компенсации за нарушение исключительного права, если в другом деле само исключительное право успешно оспорят.
Раньше суды очень редко истребовали финансовые документы у стороны для расчета стоимости контрафактных товаров, рассказывает Роман Власов. Но ВС закрепил правило, согласно которому при заявлении требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров истец вправе ходатайствовать об истребовании доказательств, подтверждающих такую стоимость, у ответчика или третьих лиц.
Норма получила свое применение на практике, а истребовать необходимые документы в суде стало проще. Так, Арбитражный суд Приморского края в рамках дела № А51-4917/2019 по ходатайству истца истребовал финансовые документы у ответчика одновременно с передачей дела на рассмотрение.
Пленум ВС своими разъяснениями упростил порядок доказывания каких-либо фактов размещения информации в интернете. В постановлении напрямую допускается заверение содержания веб-сайта стороной по делу без необходимости обращения к нотариусу. «Это экономит время, а также расходы по делу», – отмечает Владислав Елтовский.
Например, в деле № А40-267670/2019 истец предоставил в качестве доказательства скриншот сайта, а суд исследовал его в качестве доказательства, хотя на скриншоте не было времени, когда он был сделан.
Такой подход применил суд в деле № А56-20049/2019 о незаконном использовании «Ждуна». Компания – ответчик по этому делу – опубликовала информацию о себе на сайте (в разделе о согласии на обработку персональных данных). Это облегчило задачу для истца: ему не понадобилось предоставлять суду информацию об администраторе домена. Хватило лишь заверенного нотариусом скриншота страницы.
Мы поинтересовались у экспертов, каких разъяснений не хватает в постановлении Пленума ВС.
«Учитывая развитие технологий, связанных с обработкой больших данных, а также различных приложений и платформ, которые предоставляют продукт/услугу на основании анализа открытых данных, Пленум ВС мог бы разъяснить отдельные вопросы защиты прав на базу данных в качестве объекта смежных прав, так как в настоящее время эти вопросы являются довольно спорными», – отмечает Владислав Елтовский. Впрочем, юрист сам указывает на отсутствие сложившейся практики по таким делам и добавляет: «Вполне логично, что ВС пока не составляет единый подход к этим вопросам».
Похожий «запрос» и у Максима Али: «Известный спор между «ВКонтакте» и «Дабл» [дело № А40-18827/2017 – «Право.ru»] поднял ряд проблемных вопросов. Каковы пределы ответственности разработчика ПО, через которое может идти неправомерное взаимодействие с базой данных? Что такое «несущественная часть» данных, которая может использоваться третьими лицами, и «нормальное» использование базы данных? Ответы на эти вопросы мы не увидели в постановлении, поэтому здесь остается надеяться на качество актов СИП».
Андрей Алексейчук сожалеет, что при работе над постановлением рабочая группа избавилась от «крайне полезных разъяснений», которые содержались в первоначальной версии документа. Например, о том, что компенсация за нарушение исключительных прав может быть снижена ниже пределов, закрепленных в законе. Юрист напоминает, что у сторон остается возможность сослаться на Постановление Конституционного суда № 28-П, которое такое снижение допускает.
«Несмотря на явные плюсы, в некоторых случаях документ сформулирован достаточно абстрактно, что будет препятствовать единству правоприменения. Например, при разрешении вопроса о том, сходны ли обозначения до степени смешения», – полагает Александр Ганзер. Его слова находят свое подтверждение в практике. Так, в деле № СИП-102/2019 суды нижестоящих инстанций определили, что два товарных знака обладают средней степенью сходства. Коллегия ВС по экономическим спорам направила дело на новое рассмотрение и предписала провести комплексный анализ сходства двух товарных знаков, а не ограничиваться указанием на степень их сходства.
Пленум ВС нередко принимает поправки в уже принятые постановления. Например, дополняет их новыми разъяснениями и актуализирует старые. Возможно, запросы экспертов рано или поздно найдут свое закрепление в документе.
Анализ судебной практики о защите исключительных прав на средства индивидуализации в делах о банкротстве
В настоящем материале будут кратко исследованы судебная практика и правовые вопросы, касающиеся судьбы исключительных прав на средства индивидуализации в деле о банкротстве.
К средствам индивидуализации в ГК отнесены товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров (НМПТ), фирменное наименование, коммерческое обозначение.
Права на некоторые из перечисленных объектов не могут быть переданы третьим лицам, в частности права на фирменное наименование (ст.ст. 1474, 1476 ГК), наименование места происхождения товара (ст. 1519 ГК) – следовательно, включение их в конкурсную массу, совершение сделок по отчуждению прав в отношении этих объектов невозможно.
Коммерческое обозначение
Исключительное право на коммерческое обозначение (п. 4 ст. 1539 ГК) может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.
В рамках процедур банкротства переход предприятия от правообладателя коммерческого обозначения может быть совершен в рамках продажи предприятия должника (ст. 110 Закона о банкротстве), либо замещения активов (ст. 115 Закона о банкротстве). Иные способы передачи прав на коммерческое обозначение не допускается.
Товарный знак
Исключительное право на товарный знак (ст. 1488 ГК) может быть передано третьему лицу в рамках реализации имущества должника путем заключения договора об отчуждении исключительного права. Стоимость отчуждения исключительного права определяется при проведении оценки имущества должника (ст. 130 Закона о банкротстве).
При приобретении исключительных прав на товарный знак, следует учитывать следующие риски:
· Истечение срока охраны товарного знака;
· Неиспользование товарного знака;
· Наличие оснований для признания недействительной правовой охраны товарного знака.
Истечение срока охраны товарного знака.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 1514 ГК правовая охрана товарного знака прекращается в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. По общему правилу исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (п. 1 ст. 1491 ГК), срок действия такого права может быть продлен неоднократно на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.
В связи с проведением процедуры банкротства возникают вопросы, связанные с обязанностью продлевать действие правовой охраны и возможной с ответственностью за не продление срока действия товарного знака.
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2018 по делу №А12-59571/2016:
«Суд первой инстанции пришел к выводу, что у финансового управляющего возникла необходимость в привлечении лица ООО «Царская привилегия» с оплатой услуг в размере 27 500 рублей за счет конкурсной массы должника для продления срока действия товарного знака СТРЕМЯННОЕ в целях осуществления своих полномочий по дальнейшей оценке и реализации указанного имущества должника».
Поскольку исключительное право на товарный знак может быть включено в конкурсную массу должника с целью его дальнейшей реализации, утрата исключительного права в связи с бездействием (не подано заявление, не оплачена патентная пошлина) может быть расценено как причинение вреда кредиторам, особенно, в случаях когда товарный знак является ценным активом (например, известный бренд).
Это значит, что руководителям (в т.ч. бывшим), а также арбитражным управляющим следует поддерживать действие правовой охраны товарных знаков, в противном случае их бездействие может быть использовано как основание для привлечения их к ответственности (субсидиарная ответственность, взыскание убытков). В свою очередь, расходы руководителя (бывшего руководителя) и арбитражного управляющего на поддержание правовой охраны, а также привлечение лиц для совершения указанных действий не может рассматриваться как нарушение прав кредиторов.
Примером также может служить выводы, которые были сделаны в деле №А56-70026/2010 (взыскание убытков с арбитражного управляющего, бездействие, выразившееся в неоплате пошлины за поддержание патента):
«Как следует из материалов дела, у должника имелись пять патентов N 64823, 65303, 65304, 66106, общей рыночной стоимостью 264 700 руб. Согласно сведениям ФГБУ ФИПС в отношении перечисленных выше патентов срок их действия истек и не может быть восстановлен, так как с даты их досрочного прекращения из-за неуплаты в установленный срок пошлины, а именно 13.04.2009, 02.06.2008, 25.04.2009 (что имело место до утверждения Стринадкина А.П. в качестве конкурсного управляющего должника) за поддержание патентов в силе прошло более трех лет.
В этой связи суд первой инстанции пришел к выводу, что срок, в течение которого могла быть уплачена пошлина за поддержание указанных патентов в силе, истек в период исполнения Стринадкиным А.П. обязанностей конкурсного управляющего должника, а именно: 12.04.2012, 01.06.2011, 24.04.2012. И вследствие такого бездействия, принадлежащие должнику права были утрачены и выбыли из конкурсной массы. То обстоятельство, что на дату открытия конкурсного производства срок действия патентов истек, лицами, участвующим и в деле, не оспаривается. Вопреки позиции ответчика, в вину Стринадкину А.П. ставится не факт утраты данных патентов, а то, что им после своего утверждения конкурсным управляющим не была уплачена пошлина и не были восстановлены данные патенты».
(Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2017 №13АП-33807/2016, №13АП-33810/2016, №13АП-33801/2016 по делу №А56-70026/2010).
Неиспользование товарного знака
Когда правообладатель товарного знака не использует его в течение трех лет – это дает право заинтересованному лицу требовать досрочного прекращения прав на такой товарный знак, если только правообладатель не докажет, что такое неиспользование явилось причиной независящих от него обстоятельств.
Лицо, которое приобрело исключительное право на товарный знак у банкрота должно принимать во внимание возможный риск его досрочного прекращения.
Тяжелое финансовое положение, которое может привести к банкротству, может быть причиной неиспользования товарного знака, но может ли оно быть независящим от правообладателя?
Предполагается, что ведение предпринимательской деятельности связано с принятием управленческих решений, основанных на риске, поэтому последствия таких решений, в том числе и негативные, не могут рассматриваться как независимые, возникшие вопреки воли общества. Логично, что руководитель, выступающий от имени общества, должен предполагать о возможности негативного эффекта от принятых им решений.
Для целей досрочного прекращения правовой охраны товарного знака следует принимать во внимание, когда воля руководителей юридического лица отличалась от воли самого юридического лица, участники (учредители), бенефициары действовали с целью причинить вред интересам общества и его кредиторам.
Данные обстоятельства могут быть установлены на основании сведений, представленных временным управляющим в отчете первому собранию кредиторов:
1) Преднамеренность (фиктивность) банкротства;
2) Основания для привлечения лиц к субсидиарной ответственности;
3) Сделки, подлежащие оспариванию.
Данный вывод коррелирует с позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 21.03.2018 №306-ЭС17-19720 по делу № А55-5711/2014:
«управленческие ошибки, равно как и любые другие факторы, находящиеся в сфере контроля правообладателя, приведшие к его банкротству, не могут давать преференций в гражданском обороте, в связи с чем само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства не является доказательством того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя причинам, в связи с чем названное обстоятельство, как правило, не может рассматриваться как уважительная причина неиспользования товарного знака применительно к положениям п. 3 ст. 1486 ГК».
Данный подход связан с тем, что подача заявления о признании должника банкротом автоматически не останавливает деятельность общества. По итогу рассмотрения заявления о признании должника банкротом суд может вынести определение о введении наблюдения (ст. 49, 62-63 Закона о банкротстве). При этом введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника (ст. 64 Закона о банкротстве), то есть организация, в теории, может продолжать свою предпринимательскую деятельность. В том числе и в случае отстранения руководителя должника (ст. 69 Закона о банкротстве).
Возможность продолжения ведения предпринимательской деятельности не прекращается и в ходе финансового оздоровления (ст. 76 Закона о банкротстве), внешнего управления (ст. 93 Закона о банкротстве).
Конкурсное производство (ст. 124 Закона о банкротстве) является процедурой, которая направлена на ликвидацию должника, в связи с тем, что его платежеспособность не может быть восстановлена, срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим.
Из вышеизложенного следует, что до введения конкурсного производства организация может продолжать свою предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака.
К такому же выводу пришел Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 28.04.2017 №305-КГ17-877 по делу №А40-8068/2016:
«Открытие в отношении должника процедуры конкурсного производства исходя из цели указанной процедуры препятствует осуществлению должником предпринимательской деятельности. Аналогичная правовая позиция изложена в определении».
При этом, если вопрос о досрочном прекращении возник в ходе рассмотрения дела о банкротстве, заявление заинтересованного лица подлежит рассмотрению в деле о банкротстве (п. 12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – «Постановление №10»).
Также как и с досрочным прекращением, лицо, которое приобрело права на товарный знак у банкрота, может столкнуться с тем, что товарный знак не отвечает требованиям ГК, на основании чего его правовая охрана может быть признана недействительной (ст. 1512 ГК).
Оспаривание сделок
Сделки в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности (в частности, исключительные права на товарный знак) могут быть оспорены в деле о банкротстве, по основаниям, предусмотренным в главе III.1 Закона о банкротстве.
В частности, если сделка была совершена при неравноценном встречном предоставлении в течение (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве); сделка причинила вред имущественным правам кредиторов, а контрагент момент совершения спорной сделки знал, что должник отвечал признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества в материалы дела не представлено (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве); сделка с предпочтением (ст. 61.3 Закона о банкротстве).
Неравноценное предоставление стало причиной признания недействительной сделки по отчуждению товарного знака в деле №А41-41714/17:
«07 декабря 2016 года между ООО «Фруктовая почта» (ИНН 7704531900) и АО «Фруктовая почта» (ИНН 7727571916) был заключен договор об отчуждении исключительных прав №1ТЗ в отношении товарного знака №334526, зарегистрированном в установленном законом порядке в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в Российской Федерации, 29 мая 2017 года, номер государственной регистрации РД0223836.
Денежные средства по оспариваемой сделке АО «Фруктовая почта» не были оплачены, имущество по оспариваемой сделке выбыло из конкурсной массы должника безвозмездно, тем самым оспариваемой сделкой причинен вред имущественным правам кредиторов.
При рассмотрении настоящего спора по существу, Ответчиком в материалы дела представлен Отчет об определении рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности (Товарного знака) №334526 ООО «Фруктовая почта» №100118-5, в соответствии с которым оценка товарного знака на момент совершения сделки составила 199 000 руб., на момент регистрации перехода исключительного права в патентном ведомстве (29.05.2017) – 205 000 руб.»
Отчуждение прав на товарный знак кредитору может рассматриваться как нарушение очередности удовлетворения требований, как это было установлено в деле №А40-184319/17-187-244 «Б»:
Таким образом, суд приходит к выводу, что обстоятельства исполнения должником обязательств по оспариваемой сделки повлекло нарушение очередности удовлетворения требований АО «Нэфис Косметикс».
При этом, учитывая вышеизложенные основания для признания сделки недействительной, следует учитывать, что даже при очевидном неравноценном встречном предоставлении, следует изучать всю картину правовых отношений, возникших между должником и его контрагентом.
В деле №А60-31046/2018 суд пришел к выводу, что лицензионный договор не может быть оспорен по причине неравноценности встречного предоставления, в связи с тем, что на лицензиата были возложены обязанности по администрированию и продвижению сайта за свой счет:
«Таким образом, ежемесячные затраты ООО «МБТ» на техническое обслуживание и обеспечение работоспособности сайта Е96 с целью сохранения его узнаваемости среди потребителей, в среднем, составляют более 400000 руб., без учёта затрат на оплату труда работникам.
Невозможность обеспечения работоспособности сайта, влечёт прекращение его функционирования на интернет-площадке (блокировка сайта) и утрате его узнаваемости, что, в свою очередь, влечёт полное обесценивание стоимости товарного знака. Данные обстоятельства и.о. конкурсного управляющего не отрицает. Напротив, и.о. конкурсного управляющего пояснил, что самостоятельно нести расходы на содержание товарного знака должник в настоящее время не сможет, в конкурсной массе отсутствуют денежные средства. Если организации участвующие в обеспечении технической работоспособности и функционировании интернет сайта E96, предъявят счета должнику, последний не сможет по ним произвести оплату».
Следовательно, как правообладатель, так и контрагент по договору, в соответствии с которым предоставляется (или передается) право на товарный знак (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, договор коммерческой концессии) должны учитывать риски потенциального оспаривания в случае банкротства контрагента по такому договору.
Отказ от договора
В соответствии с положениями ст. 102 Закона о банкротстве внешний управляющий и арбитражный управляющий вправе отказаться от исполнения договоров и иных сделок должника, которые не были исполнены сторонами полностью или частично, если такие сделки препятствуют восстановлению платежеспособности должника или влечет убытки.
К данным договорам можно отнести лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии, по которым должник может выступать как правообладатель, так и контрагент, использующий предоставленное право на товарный знак.
Говоря об отказе от договора, следует разделять случаи, когда должник является правообладателем товарного знака, и когда он выступает в качестве лицензиата.
В случае с должником-лицензиатом, очевидно, что прекращение им предпринимательской деятельности в силу финансового состояния не требует более использования товарного знака, в связи с чем оплата вознаграждения за его использования является необоснованными затратами.
Этот аргумент можно раскрыть на примере отказа от договора на использование программного обеспечения. Так в деле о банкротстве ООО «Сибирский механический завод» (№А67-6815/2013) арбитражный управляющий отказался от исполнения договора с ЗАО «Крок Инкорпорейтед», предметом которого было предоставление право на воспроизведение программного обеспечения компании Microsoft, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска. В свою очередь ЗАО «Крок Инкорпорейтед» обратилось в суд с требованием о взыскании задолженности по лицензионному договору (№А40-6945/2015), к сожалению, спор не получил своего развития, поскольку на момент передачи дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции должник был ликвидирован.
Когда должник является правообладателем, то поступающие в конкурсную массу денежные средства от использования его товарного знака. Безусловно назвать такого договор влекущим убытки нельзя.
К такому выводу пришел суд в деле №А50-37433/2018, рассматривая требования арендатора о признании одностороннего отказа от исполнения договора недействительным:
Рассматриваемый в рамках настоящего дела договор является возмездной сделкой, предполагающей наличие взаимных прав и обязанностей сторон. Предметом договора является передача во временное владение и пользование соответствующего имущества за плату.
Ответчик (должник) выступает в качестве арендодателя, то есть получателя арендной платы. При таких обстоятельствах, спорный договор не препятствует восстановлению платежеспособности должника, а напротив, способствует ее восстановлению».
Отказ от такого договора будет обоснованным, если контрагент должника не исполняет свои обязанности по оплате вознаграждения (в деле №А56-109259/2018 отказ конкурсного управляющего признали законным, в связи с тем, что у арендатора имелась задолженность), при этом сам факт не поступления арендной платы, не свидетельствует об убыточности договоров поскольку, арбитражный управляющий вправе обратиться к дебитору с требованием о взыскании дебиторской задолженности (Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 13.06.2018 по делу №А45-9786/2017).
Также следует принимать во внимание, что арбитражный управляющий, отказываясь от исполнения договора, должен оценить будет ли «обремененное» лицензионным договором исключительное право на товарный знак выгодно реализовано. Насколько больше или меньше полученное от использования товарного знака вознаграждение по отношению к стоимости отчуждения исключительных прав на товарный знак.